Пустин В.В.,
Трофимова О.Ю.
соискатель кафедры
гражданского права РГТЭУ
«Ноу-хау» как вклад в уставный капитал коммерческих
организаций с иностранными инвестициями
Привлечение и эффективное использование в народном хозяйстве передовой зарубежной техники и технологии было провозглашено oдной из основных целей правового регулирования в области инвестиций в России в преамбуле Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестиций в Российской Федерации». В понятие иностранных инвестиций включаются в том числе «имущественные права, имеющие денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность)» (ст. 2).
На территории Российской Федерации правовая охрана информации, составляющей коммерческую тайну, предоставляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации.
Согласно ст. 2 Конвенции 1967 г. об учреждении Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, «интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; промышленным образцам; научным открытиям, товарным знакам; знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите от недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях». Перечень этот не исчерпывающий. В двусторонних соглашениях о взаимной защите инвестиций в это понятие обычно включаются права на технологию, технологические процессы, «ноу-хау».
«Ноу-хау» – включаемые в режиме коммерческой тайны результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть переданы другому лицу и использованы им на законном основании, в том числе: неопубликованные научно-технические результаты, технические решения, методы, способы использования технологических процессов и устройств, которые не обеспечены патентной защитой в соответствии с законодательство; знания и опыт в области реализации продукции и услуг, сведения о конъюктуре рынка, результаты маркетинговых исследований; коммерческие, методические или организационно-управленческие идеи и решения.
Поскольку с юридической точки зрения права на результаты интеллектуальной деятельности относятся к так называемым «исключительным правам», они по своему характеру отличаются от прав на обычную собственность. Имущественные права на «ноу-хау» возникают в силу факта его создания и принятия мер по охране «ноу-хау». Для возникновения имущественных прав на «ноу-хау» не требуется регистрация этих прав или получения свидетельства. Имущественные права на «ноу-хау» могут быть переданы их обладателем полностью или частично другому лицу либо как отдельный объект гражданского права по договору о передаче «ноу-хау», либо в составе комплекса исключительных прав по лицензионному договору, договору купли-продажи, договору коммерческой концессии. В договоре, заключенном в письменной форме, должны быть указаны порядок передачи «ноу-хау», обязательства сторон по установлению и соблюдению режима коммерческой тайны, объем и способы использования «ноу-хау», порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора, а также другие существенные условия договора.
В современный период привлечения иностранных инвестиций в России основной формой передачи технологии и прав на результаты интеллектуальной деятельности остается передача таких объектов в качестве вклада иностранного инвестора в уставный капитал коммерческой организации с иностранными инвестициями. С юридической точки зрения в этих случаях применительно не только к изобретениям, но и к «ноу-хау», и к другим объектам можно говорить о передаче на лицензионной основе, однако с учетом определенной специфики положения предприятия с иностранными инвестициями.
Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 8/6 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или «ноу-хау». Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. В учредительных документах в качестве вклада в уставный капитал фиксируется лишь право владения и (или) пользования объектом интеллектуальной собственностью.
При передаче прав на использование изобретения в качестве вклада особенность лицензии состоит в том, что сторонами договора, регулирующего условия передачи и использования, являются участники СП (как стороны учредительного договора или специального соглашения, принимаемого в качестве приложения к учредительному договору), а субъектом, использующим изобретение, т.е. лицензиатом, – совместное предприятие, не являющееся стороной указанного договора.
До принятия Федеральных законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» на практике применялся иной способ оформления отношений по передаче прав на использование изобретения (как и другого научно-технического результата) в качестве вклада в уставный капитал: вклад вносился после регистрации устава СП (т.е. после момента его юридического возникновения) и между лицензиаром и лицензиатом (между участником СП и самим этим предприятием) на основе учредительного договора заключалось лицензионное соглашение, более детально регулирующее условия лицензии. Но наличие такого лицензионного соглашения не меняет того факта, что все существенные условия передачи вклада (вид лицензии, условия использования передаваемого объекта, стоимость лицензии и т.п.) будут все равно определяться учредительным договором, поскольку иначе невозможно оценить стоимость передаваемых для использования научно-технических достижений как вклад.
При внесении в качестве вклада в уставный капитал интеллектуальной собственности и иных нематериальных активов следует исходить из ст. 138 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой эти объекты представляют собой права – в первом случае исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, во втором случае – права, возникающие из договоров, патентов, прав пользования. При внесении интеллектуальной собственности должно быть в наличии средство ее индивидуализации (например, товарный знак), при внесении иных нематериальных активов – правоустанавливающий документ (договор на право пользования, патент и т.п.)
С момента введения в действие вышеназванных федеральных законов, при внесении в качестве вклада в уставный капитал права пользования интеллектуальной собственностью в протоколе собрания учредителей и в уставе и (или) договоре о создании должно быть указано, какое право (например, право пользования «ноу-хау»), кто именно из учредителей и на какой срок вносит, во сколько оно оценено (с указанием реквизитов протокола оценки). Договор о создании АО или ООО и протокол собрания учредителей могут содержать обязательства учредителя заключить после государственной регистрации соответствующий договор на указанных условиях с созданным юридическим лицом.
Условия использования прав на интеллектуальную (промышленную) собственность могут определяться не только в учредительных договорах, но и в приложениях к ним либо в дополнительных соглашениях. В этих документах лицензионного характера обычно определяется, переданы ли права по использованию на условиях простой или исключительной лицензии, в отношении какой территории и на какой период времени. Если АО или ООО создается одним учредителем, то оформление внесения вклада указывается в решении учредителя (в письменном виде) и (или) в уставе. Стоимость вклада участника общества в виде прав на интеллектуальную собственность определяется достаточно сложно и может осуществляться на основе ряда критериев и факторов.
При принятии решения об оценке вклада учредителя в виде прав на интеллектуальную собственность, следует обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, это решение принимается единогласно по договоренности сторон (п. 6 ст. 66 ГК РФ, п. 3 ст. 9 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 2 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Во-вторых в определенных законом случаях это решение подлежит независимой экспертной проверке (п. 6 ст. 66 ГК РФ, п. 3 ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», абз. 2 п. 2 ст.15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Независимая оценка права пользования осуществляется оценщиком интеллектуальной собственности (Постановление Министерства труда и социального развития от 24 декабря 1998 г. № 52 «Об утверждении квалификационной характеристики должности «Оценщик интеллектуальной собственности»). Утвержденная единая методика оценки имущественных прав на «ноу-хау» в России на сегодняшний день отсутствует, имеются авторские методики.
В случаях и в порядке, установленных Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.
Исключение составляет выдача принудительной неисключительной лицензии любому заинтересованному лицу при условии, зафиксированном в п. 4 ст. 10 Патентного закона от 23 сентября 1992 г. № 3517-1: «При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели – в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в Высшую патентную палату с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами, Высшая патентная палата предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей. Размеры лицензионных платежей должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии».
Статья 139 ГК РФ предусматривает защиту прав обладателя сведений, для определения которых применено широкое понятие «информация», не подпадающих под охрану норм патентного, авторско-правового или иного специального законодательства. Правила статьи распространяются также на охраноспособные решения (изобретения, полезные модели и др.), не запатентованные правообладателем по каким-либо, как правило, экономическим мотивам.
Статья 139 ГК РФ не раскрывает содержание сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, и не приводит их перечень. Установлен один общий признак, которым должна обладать охраняемая информация – «коммерческая ценность», т.е. способность быть объектом рыночного оборота. Условием предоставления защиты служит принятие правообладателем всех необходимых мер для обеспечения ее конфиденциальности. При соблюдении этих требований под правила статьи подпадают, таким образом, любые знания, включая практический опыт специалистов, применяемые не только в производстве, но и в других областях хозяйственной деятельности: торговле, маркетинге, менеджменте, иных управленческих услугах. В зарубежной экономической и правовой литературе вся эта информация обозначается различными терминами: «коммерческая тайна», «секреты производства», «ноу-хау», которые в аспекте правовых категорий воспринимаются как синонимы.
Принятый Государственной Думой 22 января 1999 г. проект федерального закона «О коммерческой тайне» призван регламентировать отношения, возникающие в связи с правовой охраной информации, составляющие коммерческую тайну, в том числе особенности правовой охраны ноу-хау в режиме коммерческой тайны.
Особое положение в законодательстве в сфере информации и информатизации занимают правовые нормы, направленные на регулирование отношений субъектов, связанных с формированием и использованием информационных ресурсов с ограниченным доступом. Эти нормы можно разделить на два типа. К первому типу относятся нормы, определяющие порядок ограничения доступа к информации, составляющей тайну физического или юридического лица, организации, органа государственной власти и государства. Ко второму типу относятся нормы, определяющие порядок формирования и использования информационных ресурсов с ограниченным доступом, включающий меры по обеспечению защиты этих ресурсов от несанкционированного доступа. Наиболее полно раскрыта государственная тайна, введенная в ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, согласно которой перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. В стране действует базовый Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», в котором определен порядок отнесения сведений к государственной тайне и ответственность лиц за ее разглашение. В этом же законе определяется состав организационных и технических мер, направленных на предотвращение утечки сведений, составляющих государственную тайну. Однако, в целом институт тайн как прямое ограничение права на доступ к информации в российском законодательстве проработан недостаточно четко. Только на уровне закона установлено свыше 30-ти видов тайн, а с учетом подзаконных нормативных правовых актов видов тайн – более 40-а. Такое количество тайн не имеет под собой каких-либо объективных причин, не вызвано требованиями практики, не связано с особенностями устанавливаемого режима для того или иного вида тайн. Упорядочению видов тайн, используемых в законодательстве, сокращению их числа будет способствовать разработка единого понятийного аппарата, определение иерархии понятий, их соотношения, в том числе таких основополагающих, как соотношение понятия тайны и конфиденциальной информации. Кроме того, для повышения эффективности действующего законодательства следует ввести реальную ответственность за несоблюдение установленного конкретным видом тайны режима доступа, использования, распространения и т.п. К сожалению, приостановлена работа над проектом федерального закона «О коммерческой тайне».
Разрабатываются проекты федеральных законов о служебной и профессиональной тайнах. Принятие указанных законов существенно заполнит правовой вакуум в развитии соответствующих статей Конституции Российской Федерации. Кроме того, эти законы позволят упорядочить многие из указанных выше законодательных актов. В первую очередь необходимо изменить ст. 139 Гражданского кодекса «Служебная и коммерческая тайна», которая, по сути, не проводит различия между коммерческой и служебной тайной. Служебная тайна по своей природе не должна быть объектом гражданских прав и предметом гражданско-правовых сделок, в связи с чем, упоминание о служебной тайне из ст. 139 Гражданского кодекса следует исключить. Следует заметить, что в Законе Российской Федерации «О государственной тайне» и в указанных проектах законов о других видах тайн отсутствуют нормы, устанавливающие ответственность лиц за сокрытие под предлогом тайн сведений, доступ к которым запрещается ограничивать законами Российской Федерации. Тем самым нарушается принцип презумпции открытости информации. Для устранения указанного недостатка необходимо тщательно проработать и законодательно закрепить процедуры ограничения доступа к документам, исключающие сокрытие открытых для доступа сведений. А в Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе об административных правонарушениях необходимо иметь статьи, определяющие меры ответственности за умышленное ограничение доступа к информации.